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律师应该明晰的知识产权条款制定细则
来源：IPRdaily 作者：陆岩 发布时间：2017-01-14 19:56:45 浏览：3121
技术合作在新技术，新产品，新工艺等研究和开发的过程中被企业广泛采用，在技术合作过程中，如果没有预先制定完善的知识产权保护战略，在技术合作过程中乃至合作结束后都有可能面临知识产权纠纷。不仅会给一方或双方带来重大的损失，有时甚至影响二者的合作，使原本良好的合作伙伴关系不得已而终止。预先制定好合作战略，约定好合同条款，可以在很大程度上规避纠纷的风险。本文主要从技术开发合同中的知识产权条款拟定的角度出发给出建议，以期为技术合作中的主体提供参考，使企业在技术合作中产生的知识产权得到更好的保护。
我国合同法中对技术开发合同中的知识产权归属有如下指引性的规定：“委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人；合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有；委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人约定，没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，当事人均有使用和转让的权利。”由此可见，技术开发合同中的知识产权的权属以及实施等需要在合同中明确约定，如果没有约定，将按合同法中的如上条款进行解释，这对某一方有权属预期的主体来说会造成很大的困难。例如，委托人在支付大量的合同价款的情况下原本预期独占相应的知识产权，但是由于不了解知识产权法律的特殊性规定，相关权属和权利实施没有做特别约定，后期很容易使自己陷入被动的局面，因为补充协议的签订通常会增加预期之外的成本，甚至还要通过转让或购买知识产权来解决。因此，技术开发合同中的知识产权的权属及权利实施等约定条款至关重要，主要建议从以下几个方面考虑：
一，技术合作中产生的知识产权的归属，实施方式，利益分配等涉及的约定性条款：
知识产权的归属的条款是后续一系列条款的基础，不同的归属方式必然引起后续如权利实施，利益分配等相应条款的实质性变动，因此，其在合同中的地位是至关重要的。双方需要根据各自的经营战略通过谈判协商最终确定归属方式，主要的方式为一方独占和双方共有。归属方式为一方独占的情况下，后续的权利实施方式或利益分配等的权利主体为独占方一方，通常这些相关的条款可不必在此合同中作约定，在相应合同条款的处理上自然相对简单许多。“独占”的归属方式对于权利主体一方非常有利，使其不必花费时间和精力思考权利分配的问题，为其避免了未来可能由权属纠纷引发的一系列问题。
近年来，随着国家知识产权战略的推进，以及信息，经济的全球化发展，国民整体的知识产权意识显著增强，在技术合作中，即使是委托开发中，被委托方也会倾向要求相应的知识产权“共有”，特别是合作开发中，合作双方通常会选择“共有”作为相应权利的归属方式。在“共有”的情况下，需要明确权利的实施方式及其产生的利益的分配方式，通常合作方中任何一方如果要实施权利，应事先征得其他各方的同意，并由合作各方共同确定许可或转让费标准。由此产生的经济利益，应当进一步约定。在确定利益分配比例时，可以考虑各方在合作中所处的地位，如提供的人力、资金、仪器、设备、情报资料、知识产权维护费用的承担比例等因素来确定。
二，技术合作中产生的知识产权的申报，维护等涉及的约定性条款：
知识产权的归属为一方独占的情况下，相应知识产权的申报，维护及管理均有独占方负责，通常不需要做额外约定。当知识产权”共有”的情况下，如上内容均需要预先明确约定。由于知识产权权利客体的特殊性，其权利取得和维护必须经过特殊的专业的程序而且需要经历持续的过程，其在操作和管理上完全不同于其它有形资产，必须有明确的负责方来执行及管理，才能有效避免因权责不明互相推诿依赖造成的权利申报的延误，官方期限延误或者维护不当等原因造成的权利丧失等无法挽回的损失。首先，为了便于知识产权权利的获取，维护与实施，避免因约定不明造成的困难及不利后果等，合作双方需要明确约定权利获取及维护的责任方或者称为接口方，以专利申请和维护为例，由该责任方（或接口方）负责进行专利的申请及维护期间的所有事务，例如收文，转达，缴费等，做好与知识产权局审查部门的对接。第二，对于合作中产生的知识产权的保护形式，双方有必要做事先约定，避免因为无据可依在合作的科研项目进行过程中产生分歧。最后，关于知识产权维护费用的承担方式需要做明确约定。知识产权的申请和维护费用不同于有形资产的相应费用，考虑到知识产权的这些的费用的持续性和递增的趋势，双方在这部分费用数额上需要作提前的预期，因此需要双方提前约定承担方式或比例，避免后期因为费用过高或超出预期等原因造成履行不能引起纠纷。
三，技术合作中对在先知识产权进行保护所涉及的约定性条款：
在技术合作过程中，通常双方会不可避免地获得对方的商业信息，技术信息等，这其中会涉及到己方的知识产权，为了作好事先妨范，同时也为了利于日后纠纷的处理，在合同中需要考虑加入如下约定性条款：一，禁止抢注相关的条款：禁止一方对另一方的知识产权作为商标，域名，企业名称注册或使用，如发生此类抢注，需要按照合同约定将该项知识产权无偿转让给另一方或进行注销，并约定相应的违约责任；二，信息保密条款：约定对方对合作中知晓的知识产权信息的保密义务，通常在保密协议中会有全面的约定，但是技术开发合同中知识产权条款中确有必要做进一步约定。
除以上关于合同中的知识产权相关条款的拟定之外，需要特别提醒企业，技术开发合同拟制过程中，通常有三类主体需要参与其中，即技术团队，法务团队和知识产权团队，对于这三类主体的地位和作用有如下的建议：首先，各方需要明确自身的定位并进行分工，技术团队参与确定技术层面的内容，包括标的的确定，交付验收形式，研发期限，具体任务分配等；法务团队负责把握合同整体的合规性；知识产权团队负责知识产权的确保及风险规避，在技术开发合同拟制过程中的地位至关重要。特别需要注意的是，不能因为是技术开发合同而由技术团队主导整个合同的谈判和拟制。技术人员通常是某一技术领域的专家，但通常难免欠缺商业思维和专业的法律知识，尤其知识产权作为专业性非常强的一个领域，其涉及技术，法律，经济等综合性知识，需要专业的知识产权律师或企业的知识产权顾问对知识产权进行把关。
技术合作由于合作方式的多样性，同时本着合作双方意思自治的原则，技术开发合同中的知识产权权属的约定也会因案而异，本文主要提供了一些方向和思路，以期对企业实务有启发和引导的作用。最后提醒企业应当重视该类合同的保管，以便在纠纷中作为有利的证据。
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