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试论驰名商标的跨国保护与地域性原则的冲突
来源：北大法宝 作者：刘经涛 发布时间：2017-01-14 17:22:33 浏览：2547
一、商标权的地域性
在讨论驰名商标之前，有必要回顾一下知识产权的一个普遍特性—地域性。基于商标权属于诸多知识产权形态之一种，自然我们需要讨论商标权的地域性。事实上，驰名商标问题在中国的认识上的歧义与商标权的地域性直接相关联，或者说是依公约扩展的驰名商标保护同成员国传统的商标权地域性理论相冲突的结果。而且进一步的研究会发现两者的冲突不止在中国发生，在其他公约成员国也存在严重的冲突。
知识产权的地域性特征与其起源于封建社会地方官、君主或国家的特权有关，该特权的效力仅及于该官员、君主或国家的权力所及地域内，超出该地域的，该特权则不复有效。后随着社会的发展，知识产权由特权演变成一种法定的民事权利，但其地域性特点则被保留下来，知识产权均只能依一定国家的法律产生，又只能在该国家法律管辖地域内有效。
我国商标法规定经商标局注册后的商标享有注册商标专用权，受法律保护。根据该条的规定，我国对注册商标专用权采取的是注册在先原则，即商标专用权授予最先提出注册申请的人。经商标局注册后：
注册人即依在中国享有注册商标专用权，得依中国法律的规定授权许可他人使用其商标；
遇有其商标权遭侵犯之情形，得依中国法律寻求行政或司法救济。
但是随着中国加入《保护工业产权巴黎公约》（以下简称“巴黎公约”）和《与贸易有关的知识产权协议》（以下简称“TRIPS协议”），两个公约中关于保护驰名商标的要求，要求中国法律对未注册的驰名商标予以保护，于是在2001年修订《商标法》时加了保护驰名商标的内容。
二、驰名商标的渊源、涵义辨析及与商标地域性的冲突
（一）国际公约的规定
1883年签署的巴黎公约是驰名商标保护的渊源。具体而言就是该公约的第六条之二：
（1）本联盟各国承诺，如本国法律允许，应依职权，或依有关当事人的请求，对商标注册或使用国主管机关认为在该国已经属于有权享受本公约利益的人所有而驰名、并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译，易于产生混淆的商标，拒绝或取消注册，并禁止使用。这些规定，在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制，易于产生混淆时，也应运用。
（2）自注册之日起至少五年的期间内，应允许提出取消这种商标的请求。本联盟各国可以规定一个期间，在这期间内必须提出禁止使用的请求。
（3）对于依恶意取得注册或使用的商标提出取消注册或禁止使用的请求，不应规定时间限制。
从公约中文本的“…..使用国主管机关认为在该国已经驰名”的措辞似乎对本文开始提出的问题的答案是否定的，因为对该在外国驰名的商标在中国可能不是很驰名或者举证在中国驰名很困难。
但是，郑成思教授在述及巴黎公约对驰名商标的特别保护时的阐述为：
各成员国的国内法，都必须禁止使用与成员国中的任何已经驰名的商标相同或近似的标记，并应拒绝这种标记的注册申请；
如已批准其注册，则一旦发现其与已驰名商标重复，应予撤销[。
从该段论述中似乎可以得出结论：驰名商标是否在认定国驰名并不重要，只要在一成员国驰名，则该商标自然在另一成员国享有特别保护待遇。如果巴黎公约是此种涵义，那么本文所提出的问题应该是肯定的。
巴黎公约的签字文本为法语，由总干事与有关政府协商后，指定英语、德语、意大利语等语言的正式文本。同时，笔者为寻求答案，参考了国际知识产权组织（WIPO）官方网站上巴黎公约的英文文本，或许笔者英语水平有限，感觉该段语言含糊，不能明确判断出本文问题的答案。而在对美国有关于巴黎公约所确立的所谓驰名商标法则（TheWell-knownMarkDoctrine）的研究中，发现该国对驰名商标法则的解读与我国有所不同，本文将在随后的章节中详述。
（二）我国认定驰名商标的做法
因应我国加入巴黎公约和TRIPS协议的承诺，我国商标法规定了对驰名商标的特别保护：
就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用；对已注册的驰名商标的保护则扩大至不相类似的商品或服务。
同时我国商标法对认定驰名商标应参考的要素作了诸多列举。
我国认定驰名商标采取的是“被动保护，个案认定”的原则。在该原则下，只有当事人在遇有商标侵权或商标异议、评审等争议案件中，根据案情需要对涉案商标是否为驰名商标做出认定，且符合商标法的规定才能认定驰名商标。认定驰名商标可以通过工商局的日常执法程序认定，也可以通过人民法院的诉讼程序认定驰名商标。
值得注意的是，我国商标法并没有对驰名商标给出一个完整的定义，也没有明确在认定活动中是否应该坚持将商标法第14条列举的驰名因素限定在中国大陆地域。国家工商局认定驰名商标则明确规定为：
在中国为相关公众广为知晓并享有较高的声誉的商标。
似乎在司法审判界，主流的意见倾向于在诉讼中认定驰名商标应当将驰名因素的审查限定在中国。比如：
北京市高级人民法院知识产权庭所采取的认定标准与工商局的驰名商标定义一致，将地域标准限定为中国内地。并进一步明确“虽然某商标在国外久负盛名，但未在中国实际使用的，也不应予以认定。”
无独有偶，武汉市中级人民法院民三庭支持驰名商标保护的地域原则，认为“驰名商标必须在中国大陆贸易区内享有较高的声誉；必须为相关公众广为知晓。”
青海省高级人民法院的审判人员也认为：“驰名商标必须在本国领域内驰名，强调判断一个商标是否驰名不应该以该商标是否在国际市场上驰名为准。如果某个商标在国际上驰名，然而在某一特定国家没有多少知名度，该国可不认定该商标为驰名商标。”
当然，与上述观点不同的认识也有：
有的审判人员认为：“使用不是认定驰名商标的必要前提条件。”
例如：上海市高级人民法院审理的星巴克驰名商标案件的判决书。
该院在认定驰名商标中，采信了大量的来自国外的证据，包括涉案商标在国外经营、注册、宣传报道的情况。对涉案商标在国外经营、注册、宣传报道的证据的采信，反映了审理法院对商标地域性原则的限制。
（三）美国对外国驰名商标保护的做法
地域性原则也是美国商标法的基础，而且美国法律对商标权的确立采取的是先用原则。同中国不同，美国对其参加的国际公约不能自动转化为其国内法，完成转化需得经过国会的立法过程。美国对巴黎公约的采纳体现在其兰哈姆法（TheLanhamAct）第44章第b款，大致的意思是：
美国参加的关于商标或不正当竞争的国际公约缔约国公民或法人均可以依本章寻求法律救济。
很显然的是，如同巴黎公约本身，兰哈姆法也没有对如何根据巴黎公约保护驰名商标做出具体规定，也在美国联邦法院不同巡回区之间以及学界引起争论。
有的学者在述及驰名商标法则（TheWell-knownMarkDoctrine）时用的语言非常明确：
具体而言，巴黎公约第六条之二创设了驰名商标法则，该条款允许一个外国驰名商标的所有人就另一成员国公民使用相同或相似商业名称的行为提起侵权诉讼。无论该商标在侵权人所在国有无直接注册或使用，该商标持有人均得主张此权利。
1.VaudableVs.Montmartre,Inc.案件
兰哈姆法通过后，美国法院审理的涉及到外国驰名商标早期的案件是VaudableVs.Montmartre,Inc.案件：
1959年由纽约州法院审理。涉及案件的是在法国高度驰名的一家名为Maxim’s的法国餐馆，该餐馆最早开张于1893年，开业后经过原告经营和宣传，在法国享有很高的知名度。被告于上世纪50年代后期在纽约市区开设了一家类似的法国餐厅，而且使用相同的名称：“Maxim’s”，而且店面的装潢设计与原告的Maxim’s及其类似。之前，原告并没有在纽约开设同名称的餐馆。
纽约州法院支持了原告的请求而签发禁令，禁止被告在纽约使用Maxim’s的商标开设法式餐厅。法官认为被告是在盗用原告商号的良好商誉，无论两造之间是否有现实的竞争，该不良意图会在公众中造成混淆而且会淡化原告的良好商誉，因而应被法律禁止。本案法院尽管禁止被告使用原告在法国高度驰名的法式餐馆的商标，从法官的分析意见来看，法官实质上是从反不正当竞争的法律出发签发了禁令，而不是直接适用巴黎公约的驰名商标特殊保护制度。
2.GrupoGiganteS.A.deC.V.v.Dallo&Co.案件
GrupoGiganteS.A.deC.V.v.Dallo&Co.案件是第一个由联邦上诉法院审理的涉及到巴黎公约驰名商标原则同商标地域性原则相冲突的案例：
该案中原告自1962年起开始在墨西哥经营连锁杂货超市，在墨西哥注册并使用的商标为“GIGANTE”。到1991年的时候，原告已经在墨西哥开了100多家分店，其中两家就开在墨西哥-美国边界附近，靠近美国圣地亚哥市。1991年8月，被告在美国圣地亚哥市开了第一家超市，名称为“GIGANTEMARKET”，并于1996年在该市开了第二家同名超市。1999年，原告在美国加州开了两家超市，使用与其在墨西哥相同的名称“GIGANTE”。
原告请求联邦法院禁止被告在其超市经营中使用“GIGANTE”，其诉因之一就是巴黎公约驰名商标的保护规定。美国法律对商标权的确定是根据在美国境内的先用者，而不是世界其他国家的在先使用。如果按照商标权的地域性原则，“GIGANTE”在美国的在先使用者是被告，原告对争议商标本没有优先权。在本案判决之前，没有其他联邦上诉法院就国外驰名商标和商标地域性原则的冲突的法律问题做出判决。审理该案的第九巡回区联邦上诉法院的Kleinfeld法官在判词中说：“然而，我们判决确实存在驰名商标对地域性原则的例外。尽管在商标法领域，地域性原则是一久远且重要的法则，但是这不能绝对化。一个没有驰名商标例外的、绝对的地域性法则将会导致消费者混淆和欺诈。”Kleinfeld法官也意识到外国驰名商标对地域性原则的例外如果平衡不好就会导致地域性原则的废弃，所以对尚未在美国使用的外国驰名商标欲突破地域性原则而获得保护，该商标在美国仅有第二含义是不够的，还应该有强势证据证明美国大多数的相关公众熟悉该商标。
3.DeBeersLVTrademarkLtdVs.DeBeersDiamondSyndicate,Inc.案件
与美国联邦法院第九巡回区相比，第二巡回区对驰名商标原则采取了更为谨慎的态度。在DeBeersLVTrademarkLtdVs.DeBeersDiamondSyndicate,Inc.一案中：
原告是成立于英国的公司，以DEBEERS为商标经营珠宝和奢侈品零售业务，在业界有相当的知名度。但是在案发之前没有在美国开始经营活动。
2002年，被告向美国专利及商标局申请注册了“DEBEERSDIAMOND”商标，进行类似的经营。原告起诉的理由之一就是驰名商标法则。审理该案的联邦区法院意识到在驰名商标原则下，若某外国商标很有名，被国内商家使用会给消费者带来混淆，即使没有在美国注册或使用，仍有可能得到保护。但是法院综合其他事实判决原告缺乏实质性证据证明该商标在美国使用，拒绝签发禁令。
4.COHIBA案件
第二巡回区审理的另一个案件涉及到在古巴及欧洲烟民中享有极高声誉的雪茄品牌“COHIBA”：
本案中原告古巴烟草公司（Cubatabaco）最早于1969年开始使用“COHIBA”商标销售雪茄，并在古巴获得注册。自1982年开始在国际市场销售“COHIBA”牌雪茄，在业界享有盛名。但是，由于美国1963年开始的对古巴贸易制裁，该品牌的雪茄没有在美国销售。被告GeneralCigar是一美国公司，最早于1981年在美国注册了“COHIBA”商标销售雪茄，但是于1987年停止了对该商标的使用；被告于1992年重新使用该商标销售雪茄。
后原告向美国联邦第二巡回区区法院提起诉讼，要求禁止被告使用“COHIBA”，诉因之一就是驰名商标例外。联邦区法院认为原告尽管没有在美国销售“COHIBA”牌雪茄，其“COHIBA”商标在被告1992年恢复使用该商标之前，已经足够驰名，因而判决被告取消对“COHIBA”商标的注册并禁止其使用该商标。被告不服区法院的判决提起上诉，第二巡回区联邦上诉法院以美国自1963年开始对古巴的贸易禁运为由推翻了区法院的判决。同时，第二巡回区上诉法院不愿意在该案中就驰名商标例外做出分析。
（四）其他国家对在公约成员国已驰名商标的保护做法
1.巴西
根据《巴西工业产权法》第126条的规定：
无论是否之前在巴西已经注册或申请注册，按照巴黎公约第六条第二项认定的驰名商标应该受到法律保护[36]。
巴西专利商标局在实务中会考虑商业活动导致的公众对商标的知悉程度，包括在各成员国宣传该商标所导致的知悉程度。显然，对于在其他公约成员国驰名但尚未在巴西注册的商标，《巴西工业产权法》将给与保护[37]。
2.南非
南非由于历史上的种族隔离时期遭受贸易制裁，致使很多国际品牌停止了在南非的注册及经营，当然其后果就是很多知名品牌比如McDonald’s，Victoria’sSecret，Toys“R”Us等品牌被很多南非商家抢注[38]。后来南非加入Trips协议，驰名商标的保护自然成为国家义务。最典型的就是麦当劳（McDonald’s）同当地抢注者之间的诉讼案：
麦当劳在上世纪六十至八十年代在南非注册了McDonald’s等系列商标，但是由于南非种族隔离原因，麦当劳没有在南非开展任何经营活动。1992年南非当地一家快餐公司Joburgers注册了McDonald’s商标（此时麦当劳的注册失效）。南非种族隔离结束后，麦当劳向南非地方法院提起诉讼，要求驰名商标保护。
南非一审法院驳回了麦当劳的诉讼请求，认为麦当劳的驰名商标证据不足，驰名商标应当是在南非很大程度上流行，且为南非社会各阶层所接受[39]。麦当劳提出上诉，南非上诉法院推翻了一审法院的判决，认为驰名商标所有人应当证明在保护寻求国的相关公众中有良好声誉，不要求在南非实际使用和注册。[40]
3.哥伦比亚
在哥伦比亚国务院审理的服装品牌贝纳通（“Benetton”）争议案中，该国国务院认为尽管“Benetton”商标没有在该国实际使用，该商标仍然是驰名商标[41]。
4.阿根廷
在FromageriesBelS.A.v.Ivaldi,Enrique,LaLey诉讼案中，原告在奶制品上使用VACAQUER?E达三十多年，但该商标既没有在阿根廷使用，在该国也没有任何商誉。被告在同类商品上注册了该商标，原告请求法院取消该注册。
法院的判决非常干脆，根据被告完全近似地复制原告商标的事实，法院推定被告在注册前肯定知道原告的驰名商标，而对在先驰名商标的知悉足以使法院有理由相信被告具有主观恶意，所以支持了原告的请求[42]。
（五）TRIPS协议对商标权地域性原则的限制
TRIPS协议不但将巴黎公约确定的驰名商标保护扩大至服务领域，而且对成员国认定驰名商标参考的因素做出了原则规定[43]。笔者认为TRIPS协议中文版本的表述似与英文版本的表述有出入。TRIPS协议中文版对第16条第2款的表述为：
在确定一商标是否驰名时，各成员国应考虑相关部门公众对该商标的了解程度，包括在该成员中因促销该商标而获得的了解程度[44]。
按该表述，似乎了解程度是限定在拟寻求保护的国家的了解程度。然而，TRIPS协议英文版本的中文翻译似乎以如下更为妥当：
在确定一商标是否驰名时，各成员国应考虑相关部门公众对该商标的了解程度，包括在有关成员中因促销该商标而获得的了解程度[45]。
英文表述中“MemberConcerned”从其语境解读应当指该商标的经营活动已涉及到的成员国，而不是保护寻求国。故而TRIPS协议将认定驰名商标的参考因素扩大至其他成员国内的经营活动。可以说，出于对驰名商标的扩大保护考虑，TRIPS协议已经对商标权地域性原则的适用做出了抑制。
（六）WIPO及INTA对保护驰名商标的建议
驰名商标的跨国保护与传统商标法的地域性原则之冲突问题随着全球经济一体化的进程愈发严重，为解决这一问题，世界知识产权组织(WIPO)于1999年通过了《关于驰名商标保护条款的联合建议》。该联合建议第二条列举了很多认定驰名商标的参考要素，比如：
任何使用该商标的持续时间、范围及地理区域；
对该商标任何推广活动所持续的时间、范围及地理区域，保括使用该商标的商品或服务的广告及在展会上的展示。
该建议并没有将判断驰名商标的因素限定在保护寻求国，而是用了“任何”字眼。不仅如此，该建议还特别要求各成员国在认定驰名商标时，不得设定如下先决条件：
i)该商标已经在保护寻求国使用、注册或提出注册申请；
ii)该商标在保护寻求国之外的任何司法领域内已经驰名、已注册或已提出注册申请；
iii)该商标在保护寻求国为广大公众所知悉。
INTA是一有着130年历史致力于商标权保护的非营利国际民间组织，它在190个国家有5500多个商标权人及相关业者会员[54]。INTA董事会于1996年9月18日通过关于《驰名商标保护》的董事会决议，列举了认定驰名商标的参考因素：
a)该商标在当地或世界范围内的认知数量；
b)该商标先天性或后天获得的显著性的程度；
c)该商标在当地或世界范围内使用或广告的持续时间；
d)该商标在当地或世界范围内获得的商业价值；
e)该商标在当地或世界范围内使用或广告的地理区域；
f)该商标在当地或世界范围内获取的品质形象[55]。
显而易见，该组织认为认定驰名商标的参考因素不应限定于当地，即保护寻求国，也应当参考该商标在世界范围内的驰名要素。
（七）对驰名商标认定的思考
随着科学技术的发展，尤其是卫星通信技术及互联网技的发展，地球任何角落发生的事情可以在瞬间传递到其他地方，地球正在变成一个村落。随着市场一体化进程的加快，品牌在某一国家的推广，必然在其它国家的消费者中产生影响。据统计，在奥运会期间，大约每天有10亿人观看比赛，世界杯的比赛平均每场有5亿观众。自然，对奥运会、世界杯或NBA比赛进行资助的品牌，就会在收看国家的消费者或受众中产生知名的效果。而随着国际旅游业的发展，在伦敦希思罗机场的广告牌也会被到伦敦旅游的中国或日本消费者看到而建立某种知名的联系。所以，信息技术的发展及国际市场一体化进程对传统的商标权地域性原则带来巨大挑战，在全球市场村落化的条件下，如果过度强调商标保护的地域性，则国外驰名商标在中国不会得到有效保护；进一步考虑，也不利于中国驰名商标在国外的保护。
对外国驰名商标的抢注不但外国有，在中国也屡见不鲜。如果浏览国家商标局信息库，就会看到诸多将知名度极高的品牌在不同类别上申请注册的情况。如果认定驰名商标一定强调该商标必须在中国使用，自然该国外商标不能在中国获得保护，有违反TRIPS协议之虞，客观上则可能造成对抢注国外驰名商标或者搭便车行为的纵容，不利于诚实信用的市场理念的培育。
有一种观点认为舍弃商标权的地域性会损害发展中国家的利益，在国际竞争中处于实质不公平的地位。一个国家完全放弃商标权的地域性自不可取，但是应当考虑到世界经济一体化进程对驰名商标保护全球化的内在要求，以及国际公约对商标权地域性原则的限制性适用趋势，在认定驰名商标司法实践中应当对商标权的地域性予以适当限制。其实，从另一个角度分析，一个国家欲培育自己的品牌，恐怕还得从培育诚实信用的市场理念入手，制止搭便车或急功近利心态的膨胀。建设品牌国家，得从鼓励商标标识原创开始。
三、结论
国际经济一体化进程及驰名商标的跨国保护要求给传统的商标权地域性原则带来巨大挑战。国际公约特别是TRIPS协议对驰名商标的跨国保护提出更高的要求，实质上要求各成员国在适用法律过程中对商标权的地域性原则予以适度限制。大量成员国的驰名商标司法实践及国际知识产权组织的建议都反映了这一趋势，认定驰名商标得适当地超越地域性原则，参考该商标在其他国家的知名因素。实际使用、注册并不是认定驰名商标的前提条件，在某一司法地域之外的广告宣传也有可能导致该商标在该司法地域内相关公众中的高知名度。适度限制地域性原则会加大对外国驰名商标的保护，从长远看也是鼓励创新、建设品牌经济的根本所在。
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